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从2021-2022年案例看职务发明专利权属认定 同说知产

更新时间:2024/03/14 11:29:49 |   作者: 橡胶输送带

  实践中,涉及职务发明的专利权属纠纷较为频发,因其必然的联系到专利权到底属于谁,员工,还是企业;因此通常牵扯各方重大利益。我国专利制度中涉及职务发明专利权属的规定主要包括:

  《专利法》第六条:执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用。

  非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。

  利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。

  《专利法细则》第十二条:专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:(一)在本职工作中作出的发明创造;(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位,包括临时工作单位;专利法第六条所称本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

  《专利法细则》第十三条:专利法所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人或者设计人。

  本文梳理了2021-2022年的职务发明专利权权属纠纷案件,并选取代表性案例予以分享,对法院认定要点总结如下:

  1.既不能简单地以发明人的身份归属来认定发明创造的权利归属,也不能简单地以是否系在单位工作期间完成发明创造来认定该发明创造的权利归属。

  2.无论是在“本职工作”中,履行“本职工作之外的任务”,还是“主要是利用本单位的物质技术条件”所作出的发明创造,仅在其对涉案专利产生实质性作用/影响的情况下,才能被认定为职务发明。

  3.针对“在本职工作中作出的发明创造”,法院通常采取三步法予以认定:(1)研发技术是否为发明人的本职工作?(2)涉案专利是否与本职工作具有关联性;(3)发明创造是否在离职后一年内作出。

  4.认定为“主要是利用本单位的物质技术条件”的情形:(1)单位物质、技术条件的存在是该发明创造作出过程中的必要条件,在没有该物质、技术条件参与的情况下,该发明创造的成就没办法实现;(2)相对于发明人使用的其他来源的物质、技术条件而言,单位物质、技术条件在重要性上居于主要地位,足以胜过其他来源的物质、技术条件,从而能够据此决定争议专利的权属。

  5.认定发明创造与在原单位承担的本职工作或任务是否“有关”时,应当重点从离职员工本职工作或工作任务所属技术领域、从事的工作内容或者工作职责等方面做审查判断。

  6.如果涉案专利的发明人并非普通在职人员,而是可以调动单位所有资源的单位负责人,则涉案专利是否为该负责人“执行本单位的任务”所完成的职务发明创造,还应结合该负责人的日常工作内容、知识背景以及该单位的根本性质和主营业务等与涉案专利的关联性予以综合判断。

  8.发明人身份的确定是判定专利权属的关键。实践中可能存在为规避法律而未记载实际发明人的情况,除非有相反证据足以推翻专利文件所记载的并非实际发明人,否则以专利文件记载为准。

  9.技术方案完成日是认定发明创造是否系员工离职后1年内作出的法定依据,并非当然地以专利申请日为准。若当事人对以专利申请日作为认定技术方案完成日有争议,影响职务发明创造判定结论的,则需综合案件具体情况,进一步查明或推定技术方案实际完成时间。

  唐某明与歌尔公司签订劳动合同,任职期限自2017年7月6日至2022年7月5日,任职歌尔公司管理技术类岗位工作。2018年6月13日,唐某明提交非作业员辞职申请报告申请离职,次日,双方办理了离职工作交接手续。唐某明后任职于敏芯公司。根据唐某明签字确认的《工作交接单》及《非作业员离职交接表》记载,唐某明任职的工作部门为SMS,岗位为MEMS产品开发,交接的工作内容为产品验证、发货标签制作、物料采购和外来品分析。

  2019年1月2日,梅某欣与敏芯公司的唐某明等四人开始商议涉案专利的方案问题。涉案专利系敏芯公司于2019年4月12日申请的名称为“硅麦克风”的发明专利,发明人为唐某明、梅某欣、张某。

  争议焦点:涉案发明创造是否属于与唐某明在歌尔公司承担的本职工作或者与歌尔公司分配的任务有关的发明创造。

  最高人民法院(以下简称“最高院”)认为,离职员工作出的发明创造是否属于职务发明创造应当满足以下两个条件:1.时间要求。涉案发明创造应当是在员工的劳动、人事关系终止后1年内作出的;2.内容要求。涉案发明创造与在原单位承担的本职工作或任务有关。在认定是否“有关”时,应当重点从离职员工本职工作或工作任务所属技术领域、从事的工作内容或者工作职责等方面进行审核检查判断。

  本案中,第一,现有证据表明唐某明在歌尔公司的本职工作为辅助性的产品验证、测试等工作,无法证明唐某明从事硅麦克风的设计研发。第二,涉案专利申请为提高硅麦克风性能的发明专利申请,主要涉及对硅麦克风自身的结构设计的改进,与唐某明在歌尔公司从事的产品测试、验证等工作并不相关。第三,敏芯公司提交的涉案发明研发的过程也从反面佐证了涉案发明系主要由敏芯公司员工自主完成的发明创造,与唐某明在歌尔公司的本职工作无关。因此,现有证据并不足以证明涉案发明系唐某明在歌尔公司离职一年内作出的与其本职工作或者分配的任务有关的发明创造。

  值得一提的是,本案中,歌尔公司还诉称唐某明能够接触到关于硅麦克风结构的图纸等技术信息,对此,最高院认为,2017年5月31日的相关邮件早于唐某明加入歌尔公司的时间,亦无其他证据证明唐某明接触了相关技术信息。退一步而言,即使唐某明客观上接触了相关技术信息,由于歌尔公司在本案中主张涉案发明系唐某明本职工作相关的职务发明创造,在涉案发明与唐某明的本职工作或接受的任务并不相关的情况下,是否接触了技术信息并不影响职务发明创造的认定,而是属于其他法律关系应当规范和调整的范畴。故对于歌尔公司的相关诉称意见,法院未予采信。

  拓展思考:如果歌尔公司能够举证证明唐某明接触了相关技术信息,歌尔公司可以其他哪些法律关系主张权利呢?主要利用本单位物质技术条件完成的发明创造?又或者,如果该技术信息符合商业秘密三要件,主张侵犯商业秘密?

  梅某涛与龙升公司签订的劳动合同为无固定期限,从2010年1月1日起至法定终止条件出现时为止,工作部门为开发部,岗位为管理技术岗位,职务为主管,工作任务或职责是负责开发部的管理工作。梅某涛于2017年9月5日与龙升公司解除劳动合同并办理离职交接手续。从2018年4月起,熠源公司开始为梅某涛缴纳社保。

  彭某翔与龙升公司签订劳动合同,合同期限从2016年1月1日起至2022年12月31日止,工作部门为开发部,岗位为管理技术岗位,职务为工程师,工作任务或职责是按照公司的要求并保质保量完成有关工作。彭某翔于2017年11月27日与龙升公司解除劳动合同并办理离职交接手续。从2018年4月起,熠源公司开始为彭某翔缴纳社保。

  涉案专利系熠源公司于2018年4月27日申请的名称为“防电压突波的供电保护电路”的实用新型专利,发明人为彭某翔、梅某涛。

  争议焦点:涉案专利对应的发明创造属于梅某涛、彭某翔在龙升公司的职务发明,还是二人在熠源公司期间的发明。

  一审法院认为:1.电气电路研发为梅某涛、彭某翔在龙升公司期间的本职工作。梅某涛在龙升公司期间担任开发部主管,主要职责是开发部的技术研发和管理工作,彭某翔在龙升公司期间担任开发部工程师,主要职责是具体的技术研发。相关证据足以证明梅某涛、彭某翔在龙升公司的本职工作内容包括研发电气电路产品。

  2.涉案专利与梅某涛、彭某翔在龙升公司的本职工作具有关联性。涉案专利为“LLC谐振充电器的PCB线路板布局结构”,提供了一种将充电器微控制单元电器器件单独与其他器件分开使得整个线路板可靠运行的LLC谐振充电器的PCB线路板布局结构,属于上述技术领域属于电气电路设计,为梅某涛、彭某翔在龙升公司期间本职工作范畴。

  3.涉案专利系梅某涛、彭某翔在龙升公司离职后一年内发明创造。梅某涛、彭某翔分别于2017年9月5日、2017年11月27日从龙升公司离职,又共同于2018年3月入职熠源公司工作,涉案专利的申请时间亦为2018年3月20日,距离梅某涛、彭某翔从龙升公司离职后不足一年。

  综上,一审法院认为涉案专利对应的发明创造属于梅某涛、彭某翔在龙升公司的职务发明,这一认定也得到了最高院的支持。

  本案中,熠源公司辩称涉案专利系其于梅某涛、彭某翔入职前熠源公司的独立开发发明,但是,一审法院认为,涉案专利记载的发明人系梅某涛、彭某翔,退一步讲,即使梅某涛、彭某翔作出的发明创造利用了熠源公司物质技术条件,但其二人于2018年3月入职,入职不足一个月就作出涉案发明创造,不符合技术开发的一般规律和常理,不能成立。

  从熠源公司的抗辩,可以引申出两个问题:如果发明创造是梅某涛、彭某翔在离职后一年内作出的,但是满足(1)熠源公司的独立开发发明,或者(2)利用了熠源公司物质技术条件,且符合技术开发的一般规律和常理,那么是否依然可以认定为龙升公司的职务发明呢?

  宋某礼与新材公司分别于2018年4月23日和2019年4月23日签订《劳动合同书》,合同期限2018年4月23日至2020年4月22日。宋某礼在新材公司的主要工作岗位为设备维护与管理,经双方协商,新材公司可以根据宋某礼的能力素质表现及工作业绩评定,结合企业生产和工作需要,适当调整宋某礼的工作岗位。

  宋某礼于2018年11月14日申请了名称为“一种圆环形高温微波膨化炉”的实用新型专利,发明人和权利人均为宋某礼。

  最高院认为,除非法律特别规定,否则既不能简单地以发明人的身份归属来认定发明创造的权利归属,也不能简单地以是否系在单位工作期间完成发明创造来认定该发明创造的权利归属。

  在适用法律时,应重点审查单位是否具有主张职务发明创造的合法依据,而不能将举证责任简单归于发明人。本案中,宋某礼和新材公司之间不存在关于对宋某礼工作期间发明创造权属的有效约定,故本案应从查明涉案专利与新材公司微波膨化炉技术方案的关系出发,审查宋某礼的工作任务或新材公司物质技术条件对于涉案专利的取得是否发挥了实质作用,以此判断新材公司是否具有取得涉案专利的合法依据。

  首先,涉案专利要解决的技术问题的确定,源于宋某礼在新材公司的工作内容。涉案专利说明书载明“输送带式微波加热炉,高温输送带材料不能满足石墨烯生产工艺温度需要,需要频繁修补更换传送带,既影响产品质量又会产生粉尘污染”。宋某礼的工作内容之一是“和供方沟通传送带事项、寻找合适材质的传动带”,该传送带即涉案专利所称输送带。

  其次,从技术方案的内容来看,涉案专利与新材公司微波膨化炉技术方案的主要区别,在于以圆环形转盘代替了皮带式输送带。这也是相对于在案证据所反映的现有技术而言,涉案专利的实质性特点所在。

  新材公司主张,宋某礼系履行本单位交付的本职工作之外的任务而发明了涉案专利。最高院认为,应从案件的证据、事实出发,并结合生活常识予以综合分析,作出准确认定。

  首先,新材公司未证明向宋某礼交办工作任务。宋某礼的工作任务仅限于在新材公司既有的皮带往复式输送带的技术方案范畴内更换高温毡材质输送带,而不包括提出新的技术方案来取代输送带。

  其次,在案证据不足以推定宋某礼承担研发任务。一方面,宋某礼的工作内容比较繁杂,大量工作属于招标及采购、与供货厂家交流、厂区安全卫生保洁等杂务,与公众对于科研工作的认知相去较远;另一方面,新材公司在上诉中亦提出,宋某礼毫无石墨烯微波膨爆制备专业知识和工作经验。宋某礼自2018年4月入职,至2018年11月申请专利仅相隔半年。故新材公司将研发任务交付宋某礼亦不合常理。

  最后,宋某礼并无承接研发任务的认识。虽然宋某礼在2018年个人绩效评估中的“挑战工作/创新工作项目”中写有“石墨烯膨化设备研发、圆环形高温微波膨化炉设计、完成研发设计”,在2019年工作总结中亦将“设计石墨烯专用微波膨爆炉,获得实用新型专利”纳入“挑战、创新工作”板块,但工作人员无论是在总结评比还是在日常工作中向单位主动报告个人成绩,合乎人之常情。

  值得一提的是,如前所述,本案中,法院首先比对了涉案专利与发明人本职工作的关系,发现涉案专利要解决的技术问题源于宋某礼在新材公司的工作内容,且技术领域也相同,但是,法院并未直接认定其是发明人在本职工作中作出的发明创造,仍要考虑宋某礼的工作任务或新材公司物质技术条件对于涉案专利的取得是否发挥了实质作用。

  针对物质技术条件这一点,新材公司上诉提出,宋某礼全程参与石墨烯微波膨爆设备的调试、改造工作,利用了新材公司设备、石墨原材料、设备改造方案和设备实验数据等物质技术条件进行操作实验;且涉案专利是对新材公司现有技术和设备的创新,在部件构成、技术方案方面具有高度相似度和关联性;故涉案专利是主要利用新材公司现有物质技术条件所产生的发明创造。

  最高院认为,根据《专利法实施细则》第十二条第二款[4],以及《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条[5],物质技术条件可以具体划分为发明创造的物质条件、技术条件。在特定情形下,单一元素如设备可以兼具物质与技术条件属性。这其中,物质条件一般包括资金、设备、零部件、原材料等,其用途为直接或间接用于开展研发活动并在分析、验证、测试之后得到发明技术方案,包括在研发过程中对特定技术手段所产生的技术功能和效果或专利技术方案实用性等技术内容的分析、验证、测试,对于形成发明具有实质性的影响;而技术条件则指未公开的技术信息和资料,包括尚未公开的技术成果、阶段性技术成果等,对于形成发明的实质性特点具有技术启示。同时,《专利法》第六条第一款对于“主要是利用本单位的物质技术条件”的条件规定,是对前述物质、技术条件在发明创造作出过程所起作用的限定,对此应理解为,其一,单位物质、技术条件的存在是该发明创造作出过程中不可缺少的必要条件,在没有该物质、技术条件参与的情况下,该发明创造的成就无法实现;其二,相对于发明人使用的其他来源的物质、技术条件而言,单位物质、技术条件在重要性上居于主要地位,足以胜过其他来源的物质、技术条件,从而可以据此决定争议专利的权属。

  就本案物质条件来看,新材公司并无用于涉案专利研发的专门资金投入,其石墨烯微波膨化炉的生产、调试、传送带用高温毡的采购和替换等物质条件的提供和消耗,一则并非因为宋某礼的意志而进行,而是在新材公司组织的生产测试过程中被消耗,新材公司并无为宋某礼的科研活动提供物质条件的意思表示;二则相关物质条件的消耗过程并未指向宋某礼的科研活动,涉案专利较现有技术改进的主要创新在于“圆环形物料输送结构”,新材公司的相关设备、零部件不包括“圆环形物料输送结构”,亦无物质条件因指向涉案专利技术方案研发过程中的分析、验证、测试而被使用,即未对发明的取得产生实质性影响。故从物质条件的使用来说,新材公司的现有证据不足以证明其为涉案专利的研发提供了主要物质条件。

  就本案技术条件来看,最高院认为,对于单位来说,其不对外公开的技术资料属于单位的技术储备,对于单位来说具有潜在的无形财产价值。但应注意的是,不宜将发明人在涉案专利的发明创造过程中所处的技术环境或者所掌握的公司技术资料,与法律规定的技术条件相混淆。如果相关技术资料对于涉案专利技术方案的实质性特点不能提供技术启示,则原则上不应对专利权属产生影响。本案中,新材公司所使用的石墨烯微波膨化炉系自微朗公司购入,新材公司并未有效证明该设备系新材公司提供技术方案、且技术方案未对外公开的事实,亦未证明宋某礼的发明创造使用了新材公司的设备改造方案和设备实验数据,故不足以认定新材公司为涉案专利的研发提供了主要技术条件。

  此外,新材公司提及宋某礼的发明创意来源问题,主张系涉案专利技术问题的确定对专利权属具有影响。最高院认为,应当厘清技术问题的性质和对发明技术方案的影响,区分个案情况予以判断。在技术问题属于单位阶段性技术成果且不为外界所知悉的情况下,该技术问题可使发明人避免陷入错误的研发方向,并因此缩短了研发进程,此时该技术问题可视为本单位的技术条件;而在技术问题属于公知或属于非为单位内部掌握且未被采取保密措施的外购产品技术缺陷的情况下,相关发明创造的技术问题则不构成本单位的技术条件。

  杨某雷自1999年6月29日任彝族医药研究所所长,2015年9月办理延时五年退休手续后在彝族医药研究所工作。

  涉案专利系杨某雷于2017年3月16日委托专利代理机构向国家知识产权局申请,权利要求1为一种治疗失眠的药物组合物,其特征在于所述的治疗失眠的药物组合物包括原料重量份的酸枣仁100-400份、柏子仁100-300份、红景天50-150份、佛手柑30-100份,经前处理、提取和后处理步骤制备得到。发明人为杨某雷、杨某雅,权利人为杨某雷。

  争议焦点:涉案专利是否为杨某雷在彝族医药研究所的职务发明创造及彝族医药研究所是否应为涉案专利的专利权人。

  一审法院认为,职务发明中的本职工作是指研究、设计和开发的工作,并非所有本职工作执行的结果都会产生发明创造。如果单位没有明确委派给职工研究、设计和开发的工作任务,则该职工作出的发明不能认为是职务发明创造。

  从彝族医药研究所的业务范围以及杨某雷的任职情况、个人专业看,杨某雷具备一定的彝药研发的能力。杨某雷在涉案专利说明书中陈述的涉案专利所涉药物组合物是其多年临床用药观察结果,只能证明杨某雷的本职工作是作为主任医师在诊疗中开具处方医治病患,其在医治患者中完成的诉争发明是其在履行本职工作中产生,但作为医生的本职工作并不等同于涉案专利的研发工作。在彝族医药研究所未能提交相关证据证明杨某雷在彝族医药研究所从事的工作与涉案专利技术具有关联性,以及彝族医药研究所给杨某雷分配过与涉案争专利有关任务的情况下,难以认定涉案专利系杨某雷在执行本职工作中完成的发明创造。

  最高院推翻了一审法院的认定,认为,如果涉案专利的发明人并非普通在职人员,而可以调动单位所有资源的单位负责人,则涉案专利是否为该负责人“执行本单位的任务”所完成的职务发明创造,还应结合该负责人的日常工作内容、知识背景以及该单位的根本性质和主营业务等与涉案专利的关联性予以综合判断。

  涉案专利说明书明确记载:“发明人通过8年来的临床用药进行观察,共通过110例失眠症患者进行临床观察,该药治疗总有效率90%”。在涉案专利申请日前的8年内,杨某雷均在彝族医药研究所工作,其对患者临床用药进行观察的行为既是其履行本职工作的行为,又是完成涉案专利的中药复方产品研发的重要环节。另外,彝族医药研究所的宗旨和业务范围包括开展彝族医药研究,彝族医药知识和彝族药单方验方收集、整理、开发。可见,研究开发彝族医药是彝族医药研究所的核心工作内容。杨某雷作为具有研发能力的研究所所长,不能因其亦承担研究所的管理职责,就否定其研究人员的身份。况且,虽然杨某雷强调其承担的是研究所的管理职责,但现有证据已经显示其参与了该研究所的研发工作。综合以上因素,杨某雷在彝族医药研究所工作期间完成的彝族医药领域的发明创造,与其本职工作具有高度关联性,涉案专利应认定为杨某雷在本职工作中作出的发明创造。

  本案中,一审法院亦从“主要是利用本单位的物质技术条件”方面认定了涉案专利不是职务发明创造,但二审法院同样推翻了一审法院的观点。

  二审法院认为,对于是否“主要是利用本单位的物质技术条件”完成的发明创造,应当根据该发明创造所属技术领域的研发特点,具体分析形成该发明创造所需利用的物质技术条件的类型、范围及特点,进而对发明创造所利用的物质技术条件的来源以及是否构成职务发明创造作出准确认定。例如,对于机械领域的发明创造,在发明创造完成后仅利用单位的物质技术条件对设备进行验证、测试,通常不属于主要利用单位的物质技术条件的行为。而对于中药复方产品的发明创造,由于中药的配伍关系比较复杂,获得临床数据等药效数据通常是完成中药复方产品发明创造过程中的重要环节。如果专利申请人以临床数据作为证实中药复方产品技术效果的主要依据,更可说明临床数据在该产品发明创造过程中难以或缺的作用。因此,获得临床数据过程中利用的物质技术条件通常在完成此类发明创造的过程中起到重要作用。是否依赖于本单位而获得发明创造所需的临床数据,是判断中药复方产品的发明创造是否为“主要是利用本单位的物质技术条件”完成的发明创造的重要考量因素。如果在案证据能够证明发明人主要是利用本单位的物质技术条件获取中药复方产品的临床数据,且该临床数据是专利申请文件中证实产品技术效果的主要依据,在无相反证据证明完成发明创造主要依赖于其他物质技术条件的情况下,应认定中药复方产品的发明创造为职务发明创造。

  对于涉案专利是否构成“主要是利用本单位的物质技术条件”的发明创造,二审法院认为:其一,根据涉案专利说明书记载的内容,发明人通过8年来对110例失眠症患者的临床用药观察,获取了药效数据。其二,要完成涉案专利说明书记载的110例失眠症患者的临床观察,必然需要支出资金购买一定数量的原料药。彝族医药研究所举证证明了其在涉案专利申请前后采购过酸枣仁、柏子仁、红景天、佛手等涉案专利的中药成分,而杨某雷未举证证明其为涉案专利的研发支出过任何资金购买原料药。其三,生效刑事裁定认定,杨某雷以非法占有为目的,伙同他人将彝族医药研究所的部分专业制剂设备、动植物药等转移到自己操纵注册后实际控制的公司名下,其因非法转移本应属于彝族医药研究所的财产而具备了进行中医药研发的物质技术条件,导致彝族医药研究所对杨某雷控制相关财产期间内的研发内容难以举证。因此,杨某雷主要利用了彝族医药研究所的物质技术条件完成涉案专利这一事实具有高度可能性,即使不考虑杨某雷的本职工作与发明创造的关联性,也可因“主要是利用本单位的物质技术条件”而认定涉案专利是职务发明创造。

  另外,涉案专利证书虽还记载有另一发明人杨某雅,但鉴于专利行政部门在授予专利权时,并不对申请文件上记载的发明人是否为对发明创造起到实质性贡献的实际发明人进行实质性审查,且杨某雅既非涉案专利的申请人,也并非涉案专利的专利权人,再考虑到杨某雅与杨某雷之间的父女亲属关系,以及杨某雅2014年至2019年期间在楚雄州中医院从事管理岗位工作的情况,二审法院认为,杨某雅是否为实际发明人不影响法院对于涉案专利权属的认定。因此,涉案专利应归属于彝族医药研究所所有。

  胡某渊自2006年6月入职蓝吉公司,并两度担任蓝吉公司在中国民用航空华东地区管理局适航审定处(以下简称适航审定处)的飞机厨房手推车项目的工程委任代表,两个任期分别为2009年9月1日至2011年8月31日、2013年9月6日至2015年9月5日,两个委任代表资格声明中均记载胡某渊为蓝吉公司的技术部长。胡某渊于2014年12月1日与蓝吉公司解除合同,蓝吉公司2014年12月起未再替胡某渊缴纳社保,2015年2月起由安铂公司缴纳社保。

  安铂公司于2015年12月28日申请了名为“航空手推车刹车装置”的实用新型专利,发明人为胡某渊。

  争议焦点:涉案专利是否属于胡某渊从蓝吉公司离职后1年内作出的与其在原单位承担的本职工作有关的发明创造。

  本案中,二审法院的分析框架具备典型性,即:1.胡某渊的本职工作是否包括航空手推车产品的研发设计;2.涉案专利与胡某渊在蓝吉公司承担的本职工作是否有关;3.涉案发明创造是否系胡某渊离职后1年内作出。

  针对第3点,二审法院认为,首先,根据终止或解除劳动关系登记备案单、社会保险证明,胡某渊与蓝吉公司解除劳动合同时间为2014年12月1日,但工资单、年终奖金分配单则显示,胡某渊在2014年12月仍在领取工资、奖金。对此,二审法院认为,仅凭该证据不足以推翻双方在2014年12月1日已经终止劳动关系的事实,因此纠正了一审判决关于双方在2014年12月仍存在事实劳动关系的认定。

  其次,发明创造作出之日,即技术方案完成日是认定发明创造是否系员工离职后1年内作出的法定依据,并非当然地以专利申请日为准。实践中,为便于审查认定,通常按照专利申请日确定发明创造系员工离职后1年内作出,故无需再查明技术方案实际完成时间。但若当事人对以专利申请日作为认定技术方案完成日有争议,影响职务发明创造判定结论的,则需综合案件详细情况,进一步查明技术方案实际完成时间。

  从涉案专利申请情况看,虽然专利申请代理合同签订日、专利申请日分别为2015年12月16日、12月28日,距离2014年12月1日胡某渊从蓝吉公司离职超过了1年,但超过时间不足一个月。从常理分析,一个发明创造从构思到技术方案的完善再到专利申请文件的撰写、提交,一般不可能在一个月内完成。对于胡某渊离职后在安铂公司工作期间形成的涉案研发证据或者向专利代理机构提交的专利申请材料,作为专利申请人安铂公司理应持有相关证据。据此,一审判决安铂公司对涉案技术方案研发完成时间承担相应的举证责任,并无不当。安铂公司怠于举证,其应承担举证不能的法律后果。综合考虑本案事实和相关因素,一审判决推定涉案发明创造系胡某渊在离职后1年内作出,并无不当。

  本案也涉及发明人的确定。安铂公司称,涉案专利技术系委托万象公司设计取得,因公司成立后人员很少,只有胡某渊懂专利申请,故以胡某渊为发明人,但实际发明人是万象公司。

  对此,二审法院认为,专利发明人身份的确定是判定专利权属的关键。专利申请人应比任何人都关注发明人的记载情况,而专利申请文件中发明人的身份完全取决于专利申请人的自我陈述。安铂公司在申请专利时明确将原蓝吉公司技术人员胡某渊作为涉案专利的唯一发明人,专利证书上亦予以记载,且蓝吉公司对此表示认可。如无相反证据足以推翻的,可以认定胡某渊为实际发明人。

  安铂公司提供了一些证据,以主张其委托万象公司设计涉案专利,然而,综合考虑案件事实和相关因素,足以使人产生涉案专利系安铂公司、胡某渊为规避职务发明权属法律规定而故意以安铂公司名义申请的合理怀疑。据此,二审法院驳回了安铂公司的主张。

  宋某明自1999年12月就职赣州医院,2003年3月被聘为副主任医师、任命为泌尿外科副主任,2008年3月被任命为泌尿外科主任,2011年11月被聘为主任医师,一直从事泌尿外科临床诊疗工作。根据2012年赣州医院的《医院管理制度和岗位职责汇编》,宋某明主要负责本科室的医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。

  医为特公司成立于2016年8月10日,法定代表人宋某,经营范围为医疗器械生产批发零售及医疗科技专业领域内的技术咨询、技术转让等。

  宋某明于2018年4月10日申请了名为“一种一次性使用无菌输尿管导引鞘”的实用新型专利,发明人为宋某明,权利人为医为特公司。

  最高院认为,首先,涉案专利申请日为2018年4月10日,授权公告日为2019年5月3日,宋某明1999年12月入职赣州医院,至原审起诉时仍为赣州医院员工。即涉案专利于宋某明在赣州医院任职期间申请并获得授权,属于宋某明在赣州医院任职期间内作出的发明创造。

  其次,发明创造作为一项智力劳动成果,其创造过程具有一定连续性和关联性,在判断员工所完成的发明创造与其本职工作或单位交付的本职工作之外的任务的关系时,应当全面分析该发明创造的研发背景、所要解决的技术问题以及技术方案完成的过程,并综合考虑该专利所涉及的技术领域和应用场合。

  宋某明作为泌尿外科主任及主任医师,其在赣州医院的本职工作包括泌尿外科临床诊疗工作,以及对泌尿外科的医疗、科研的管理工作。宋某明作为课题负责人完成科研课题研究,应视为单位交付的本职工作之外的任务。涉案专利提出的技术方案“一种一次性使用无菌输尿管导引鞘”与宋某明作为课题负责人完成的科研课题成果相关联。因此,涉案专利是其履行赣州医院交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造。

  莫某华于2006年9月4日入职敦泰公司,莫某华在敦泰公司的部门为研发部,岗位是高级副总经理。敦泰公司与莫某华于2014年签订的劳动合同显示劳动合同为无固定期限,从2014年7月1日起,工作内容(岗位或工种)为研发处副总经理。

  刘某春于2015年2月2日与亚耕公司签订劳动合同,期限是2015年2月2日至2018年2月1日,刘某春工作岗位是项目经理信炜公司为刘某春参保单位。

  亚耕公司于2015年1月13日申请涉案专利,说明书记载,本发明涉及一种电容式感测系统、具有所述电容式感测系统的电子设备、以及一种电容式感测系统的电子检测方法,尤其涉及一种指纹感测系统、具有所述指纹感测系统的电子设备、以及一种指纹感测系统的检测方法,发明人为刘某春。

  2015年9月1日,亚耕公司与信炜公司签订《专利申请权转让协议》,约定:亚耕公司将涉案专利申请权转让给信炜公司。

  争议焦点:刘某春是否为涉案发明创造实际发明人;涉案发明创造是否属于莫某华在敦泰公司的职务发明创造。

  本案的特殊性主要体现在涉案专利记载的发明人为刘某春,并未涉及原告前员工莫某华。因此,莫某华作为涉案专利申请实际发明人的认定对于涉案申请是否为职务发明至关重要。敦泰公司主张刘某春不是涉案专利申请的实际发明人,莫某华以其作为发明人提交多项专利申请是为了规避法律。

  对此,二审法院认为:(1)无论是学习背景还是工作经历,刘某春均不具备研发涉案专利申请技术的能力,其在本案中提交的研发手稿等证据亦不能证明刘某春是对涉案专利申请作出创造性贡献的人,本案可以认定刘某春不是涉案专利申请的实际发明人;(2)刘某春与莫某华存在利益关联关系;(3)涉案专利申请权经流转最终归属于莫某华控制的公司;(4)在敦泰公司与莫某华之间存在多起专利(申请)权属纠纷,且涉案专利(申请)彼此存在技术关联性的情况下,应对多案中的共同因素进行综合全面考量。与涉案专利申请相关联的多项发明创造均存在与本案类似的情形,即:将不具备相关研发能力的刘某春登记为发明人,由刘某春将有关技术转让给与莫某华存在利益关联的公司,然后由该公司申请专利,最后再将专利(申请)权流转至莫某华控制的公司;(5)莫某华辞职时与敦泰公司签订有竞业限制协议,以及莫某华控制的信炜公司业务涵盖敦泰公司的指纹识别技术等。

  最终法院认定,刘某春不是涉案专利申请的实际发明人,莫某华为了规避法律,以刘某春作为发明人提交多项专利申请,并将专利(申请)权经由与莫某华存在紧密利益关系的数个公司最终输送至莫某华控制的信炜公司。

  关于涉案发明创造是否为莫某华在敦泰公司的职务发明创造,法院首先结合莫某华的工作岗位、职责范围、具体工作内容等认定莫某华任职敦泰公司期间承担的本职工作包括负责研发涉及电容感测技术的指纹识别技术。其次,根据莫某华任职敦泰公司期间直接参与研发的专利与涉案专利申请技术相关,莫某华任职敦泰公司期间负责研发的指纹识别项目与涉案专利申请技术面临的技术问题与解决问题的技术手段均存在较强关联性,认定涉案专利申请技术与莫某华任职敦泰公司期间承担的本职工作具有较强的关联性。二审法院认定,涉案专利申请系莫某华任职敦泰公司期间在本职工作中作出的发明创造,属于职务发明创造,相关权益应归属于敦泰公司。

  [4] 《专利法细则》第十二条第二款规定:“专利法第六条所称本单位,包括临时工作单位;专利法第六条所称本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”

  [5] 《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定:“民法典第八百四十七条第二款所称‘主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件’,包括职工在技术成果的研究开发过程中,全部或者大部分利用了法人或者非法人组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件,并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响;还包括该技术成果实质性内容是在法人或者非法人组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。但下列情况除外:

  (一)对利用法人或者非法人组织提供的物质技术条件,约定返还资金或者交纳使用费的;

  (二)在技术成果完成后利用法人或者非法人组织的物质技术条件对技术方案做验证、测试的。”

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